Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri: İltibas, Önceki Hak Sahipliği ve Kullanım İspatı

Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri Nelerdir?

Marka tescil sürecinde karşılaşılan en önemli hususlardan biri, nispi ret nedenleridir. Bu nedenler, başvurunun yayınlanmasından itibaren üçüncü kişilerin markanın tesciline itiraz etmesiyle devreye girer. Nispi ret nedenleri, başvurunun re’sen reddedilmesini gerektirmez; mutlaka üçüncü kişinin itirazı gerekir. Bu blog yazısında, nispi ret nedenleri ve marka hukukunda iltibas (karıştırılma ihtimali), önceki hak sahipliği, tescil dışı tanınmış marka, kullanımın ispatı ve kötü niyetli başvuru gibi konuları ele alacağız. Marka tescilinde nispi ret nedenleri, iltibas, kullanımın ispatı ve kötü niyetli başvurular hakkında bilgi için okumaya devam ediniz.

İltibas (Karıştırılma İhtimali)

SMK MADDE 6- (1): Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. (Bu hüküm uyarınca itiraz edebilmek için kullanımın ispatı gerekir.)

SMK MADDE 19- (2): 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi

Karıştırılma ihtimali değerlendirilirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

Malların/Hizmetlerin Karşılaştırılması
İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Düzeyi
Önceki Markanın Ayırt Ediciliği
İşaretlerin Karşılaştırılması

Bu unsurlardan, işaretlerin benzerliği ile mal ve hizmetlerin benzerliği, karıştırılma ihtimali değerlendirmesindeki en önemli iki faktördür.

Malların/Hizmetlerin Karşılaştırılması

Mallar ve hizmetler doğaları itibarıyla farklı olduklarından, mal ile hizmetin kıyaslanması neticesinde mal ile hizmet, hiçbir şekilde birbirleriyle aynı veya aynı tür olarak değerlendirilemez. Mal/hizmet benzerliği arttıkça karıştırılma ihtimali artar, azaldıkça karıştırılma ihtimali azalır. Malların ve hizmetlerin farklı Nis sınıfları altında yer alması, her durumda mal ve hizmetlerin birbirlerine benzemediği anlamına gelmez. Örneğin, 25’inci sınıfa dâhil ‘koruyucu amaçlı olanlar hariç giysiler’ emtiaları ile 18’inci sınıfa dâhil ‘cüzdanlar’ emtiaları benzer nitelikte emtialardır. Malların ve hizmetlerin aynı Nis sınıfı içerisinde yer alması, her durumda mal ve hizmetlerin birbirlerine benzer nitelikte olduğu anlamına da gelmez. Örneğin, 35’inci sınıfta yer alan ‘reklamcılık hizmetleri’ ile yine 35’inci sınıfa dâhil ‘büro hizmetleri’ farklı nitelikte hizmetlerdir. Malların veya hizmetlerin benzerlik düzeyi; farklı (aynı veya benzer olmayan), düşük düzeyde benzer, benzer (ortalama düzeyde), yüksek düzeyde benzer, aynı mallar ve/veya hizmetler olarak sınıflandırılır.

İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Düzeyi

Karşılaştırma konusu her iki markanın malları/hizmetleri genel anlamda halk kitlesine hitap eden mallar/hizmetler ise, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, ilgili tüketici kesimi genel anlamda halk olarak alınır. Her iki markanın malları ve hizmetleri aynı veya benzer profesyonel tüketici kesimine hitap eden mallar/hizmetler ise, karıştırılma ihtimali bu uzmanlaşmış kesimin bakış açısı dikkate alınarak değerlendirilir. Karşılaştırma konusu her iki markanın mallarının/hizmetlerinin hem genel anlamda halka hem de profesyonellere hitap eden mallar/hizmetler olması durumunda, karıştırılma ihtimali, yanılmaya daha eğilimli/yatkın olan, daha düşük dikkat düzeyine sahip tüketici kesiminin algısı dikkate alınarak incelenecektir. Dikkat düzeyi düşük tüketici kesimi işaretleri birbirine karıştırmıyorsa, daha yüksek dikkat düzeyine sahip tüketicilerin zaten işaretleri karıştırmayacağı kabul edilir. İlgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi azaldıkça karıştırılma ihtimali artar, dikkat düzeyi arttıkça karıştırılma ihtimali azalır.

Önceki Markanın Ayırt Ediciliği

Önceki markanın ayırt edici gücü, markanın kendi özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi, bilinirliğinden de kaynaklanabilir. Ayırt ediciliği yüksek markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara göre daha geniş bir korumadan yararlanırlar. Bu yüzden, önceki markanın ayırt edici gücü arttıkça karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkma ihtimali de artar.

İşaretlerin Karşılaştırılması

Karşılaştırmaya konu işaretler arasında işaret benzerliği bulunmadığı sonucuna varılırsa karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması için gerekli olan “aynı veya benzer marka” şartı sağlanmamış olacağından karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varılır. Diğer taraftan, işaretler arasında asgari düzeyde de olsa işaret benzerliği bulunduğu sonucuna varılması halinde, karıştırılma ihtimali incelemesine devam edilir. İşaret benzerliği incelemesi, söz konusu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal açılardan karşılaştırılması suretiyle yapılır. İşaret benzerliği incelemesinde, öncelikle karşılaştırılan işaretlerdeki baskın ve ayırt edici unsurların tespit edilmesi gereklidir. Baskın ve ayırt edici unsurların tespitinin ardından işaretler görsel, işitsel ve kavramsal açıdan karşılaştırılır. İşaret benzerliği incelemesi sonucunda işaretler arasında benzemez, düşük düzeyde benzerlik, orta düzeyde benzerlik, yüksek düzeyde benzerlik, aynılık sonucuna varılabilir. İşaret benzerliği arttıkça karıştırılma ihtimali artar, azaldıkça karıştırılma ihtimali azalır.

İşaretlerin aynı olması durumu tek başına karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması için yeterli değildir, ancak ilgili tüketici nezdinde karıştırmanın ortaya çıkması ihtimalini arttıran bir husus olduğu kabul edilir. Karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabilmesi için işaretlerin aynılığı yanında asgari düzeyde de olsa mal/hizmet benzerliği şartı sağlanmalıdır. Diğer bir ifade ile işaret benzerliği anlamında karşılaştırılan işaretler aynı olsa dahi karşılaştırılan markaların kapsadıkları mallar/hizmetler farklı nitelikte mallar/hizmetler ise karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı kabul edilir. İşaret benzerliği incelemesinde, öncelikle karşılaştırılan işaretlerdeki baskın ve ayırt edici unsurların tespit edilmesi gereklidir.

Kullanımın İspatı Talebi

SMK Yönetmeliği Kullanımın İspatı MADDE 29: Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanabilmesi için başvuru sahibinin, yayıma itiraza ilişkin görüşünü sunması gereken süre içinde kullanımın ispatına ilişkin talebini açıkça ve yazılı olarak Kuruma bildirmesi gerekir. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan kullanımın ispatına ilişkin talepler yapılmamış sayılır.

(2): Kullanımın ispatı talebi açık, net ve koşulsuz olarak yapılır. Bu talepte, kullanımın ispatı istenilen markaların tescil numaralarının açıkça belirtilmesi zorunludur. Aksi halde talep yapılmamış sayılır.

(3): Başvuru sahibinin talepte bulunması halinde Kurum, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması için itiraz sahibine bir aylık süre verir. İtiraz sahibi tarafından süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan delillerin itirazla ilgili olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe gösterilen başka bir marka da yoksa Kurum itirazı reddeder.

(4): Kurum, gerekli gördüğü takdirde, itiraz sahibi tarafından sunulan delillere ilişkin görüşünü bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verir. Bu süre içinde başvuru sahibinin görüşünü bildirmesi halinde itiraz sahibine, buna ilişkin görüşlerini sunması için bir aylık süre verilir. Başvuru sahibinin süresi içinde görüş bildirmemesi halinde Kurum mevcut deliller kapsamında itirazı değerlendirir.

(5): Başvuru sahibi, kullanımın ispatı talebini geri çekebilir. Bu takdirde talep yapılmamış sayılır.

(6): İtiraz sahibi, itiraza dayanak gösterdiği markasını, yayımına itiraz ettiği markanın itiraza konu mal ve hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delilleri yayıma itiraz formu ile birlikte sunabilir. Başvuru sahibi tarafından süresi içinde kullanımın ispatı talebinin yapılması halinde, yayıma itiraz anında sunulan deliller kullanımın ispatı için yeterli ise, itiraz sahibine üçüncü fıkrada öngörülen bir aylık süre verilmeksizin itiraz incelemesine geçilir. Sunulan delillerin Kurum tarafından yeterli görülmemesi halinde ise, itiraz sahibine ek delil sunması için üçüncü fıkrada öngörülen süre verilir.

Kullanım İspatında Mal/Hizmet Aynılığı

Kullanım ispatında kullanım ile tescil kapsamında bulunan malların/hizmetlerin aynı olması gerekir. Tescil kapsamındaki bir mal veya hizmete benzer nitelikteki bir mal veya hizmet için kullanımın ispat edilmesi tescil kapsamındaki malların veya hizmetin kullanımını ispatlamamaktadır.

Kullanımın İspatı Hallerinde Sunulacak Deliller

SMK Yönetmeliği MADDE 30: 29 uncu madde kapsamında sunulan deliller, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır. İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerin itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekir.

(2): Deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekir.

(3): Deliller, her bir vakıanın hangi delillerle ispat edildiğini açıkça gösteren ayrıntılı bir delil listesi ile birlikte ve yazılı olarak sunulur. Delil olarak ürün numunelerinin incelenmesinin talep edilmesi halinde söz konusu ürünlerin numuneleri yerine, renk özellikleri de dâhil olmak üzere ayrıntılı şekilde çekilmiş ve yeterli çözünürlüğe sahip fotoğrafları sunulur.

(4): Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz. Delillerin yabancı dilde olması halinde Kurum, söz konusu delillerin tamamının ya da bir kısmının yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin sunulması için iki aylık süre verebilir. Tercümelerin süresi içinde sunulmaması halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

(5): Delillerin süresinde, sırasıyla ve düzenli sunulması sorumluluğu taraflara aittir. Niteliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, düzenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan ve iddialarla ilişkilendirilmemiş deliller hakkında söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

(6): Bu madde hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde yayıma ve karara itirazlarda sunulacak deliller hakkında uygulanır.

Marka Gasbı (SMK, M. 6(2))

Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Önceki Hak Sahipliği (SMK, M. 6(3))

Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

Tescil Dışı Tanınmış Marka (SMK, M. 6(4))

Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

Tescil/Tescil Başvurulu Tanınmış Marka (SMK, M. 6(5))

Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Fikri Mülkiyet Hakkı ile Korunan İşaretler (SMK, M. 6(6))

Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

Ortak/Garanti Markada Önceki Hak Sahipliği (SMK, M. 6(7))

Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Tescilli Markada Önceki Hak Sahipliği (SMK, M. 6(8))

Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

Kötüniyetli Başvuru (SMK, M. 6(9))

Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.